Борис Герасин

Член Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности, исполнительный директор и руководитель патентного направления Сбера Борис Герасин отметил, что в настоящее время появляется большое количество юридических и физических лиц, которые владеют объектами интеллектуальной собственности (далее - ОИС), не коммерциализируя и не используя их в бизнесе (в американской практике – “non entity practice”, рус. «не практикующие компании»), однако в то же время желающие крупных компенсаций от лидеров рынка. За рубежом их часто называют «патентные тролли» или недобросовестные правообладатели.

Как указал эксперт, появление исключительных прав на ОИС у таких лиц происходит самым разным образом, например, массовая регистрация ОИС, перекупка прав на рынке у различных правообладателей-конкурентов, регистрация в день анонса крупным игроком на рынке продукта или технологии и т.д. Далее происходит затягивание добросовестного правообладателя в судебный процесс, что отнимает средства и время, а также негативно влияет на репутацию и операционную деятельность.

Борис Герасин считает, что должны быть разработаны изменения в Административный регламент Роспатента, в рамках которого у органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности будет возможность проверить использование ОИС при его регистрации или продлении.

«Во многих юрисдикциях при регистрации, например, товарного знака или изобретения проверяют действительно ли заявитель использует в бизнесе этот ОИС, в рамках чего ему необходимо предоставить доказательства использования (заключенные контракты, работающие сайт, размещение на маркетплейсе и т.д.). Данная практика позволяет наиболее эффективно регистрировать в юрисдикции ОИС, оставляя только действительно действующие и «живые» объекты, причем значительно снижая нагрузку на суды» - отметил он.

«Без использования данной практики возникают ситуации, когда крупная корпорация анонсирует какой-либо ИТ-продукт, не успев подать заявку на регистрацию товарного знака, данный товарный знак регистрирует какой-либо индивидуальный предприниматель без его использования, программного продукта, сайта или даже фирменного наименования, затем настоящему правообладателю, конечно же, отказывают в регистрации на основании приоритета и «патентный тролль» подает в суд на добросовестного правообладателя. Доказать различительную способность правообладателю не удается в связи с тем, что временная разница между приоритетом «патентного тролля» и датой подачи заявки добросовестного правообладателя очень маленькая» - рассказал Герасин.

Данные вопросы обсуждались в Роспатенте 8 октября во втором заседании Межведомственной рабочей группы по защите прав интеллектуальной собственности при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, в которой принял участие председатель Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности Дмитрий Фадеев. Участники заседания обсудили необходимость изменения законодательства, касающегося регистрации товарных знаков. В частности, было предложено ограничить возможность регистрации товарных знаков для лиц, не имеющих намерения использовать их в коммерческой деятельности.

Оригинал материала