С уходом иностранных брендов с российского рынка активизировались предприниматели, которые хотят построить свой бизнес на их репутации. Открыть свой «Макдональдс» или Nike — насколько это законно?

Паразитизм на брендах — новый тренд или необходимость?

В последнее время было много иронии по поводу возвращения на российский рынок кроссовок Abibas и новых вкусов Nesprezzo. Так, в Роспатент было подано несколько десятков заявок на регистрацию товарных знаков, которые сильно напоминают известные иностранные бренды.

Неопределенность будущего зарубежных компаний на российском рынке породила новый тренд — попытку использования средств индивидуализации иностранных компаний и, соответственно, их репутации для продвижения своих товаров и услуг — «паразитирования на брендах». Особенно остро данная проблема встает в интернете, где регистрация сайтов с похожими наименованиями, или различиями в несколько букв, с аналогичным интерфейсом, не требует значительных усилий и средств.

Такие действия в судебной практике однозначно рассматриваются как недобросовестная конкуренция и незаконное использование средств индивидуализации. Так, например, одна из компаний какое-то время использовала доменное имя Sbertech.ru, в результате чего дочка «Сбера» — «Сбербанк технологии», подала в суд. Арбитражный суд города Москвы запретил компании использовать в домене WWW.SBERTECH.RU фирменное наименование АО «СберТех». Также в решении суда было отмечено, что сам факт открытия интернет-страницы с доменным именем, включающим обозначение, идентичное товарному знаку «Сбера», следует рассматривать как использование товарного знака при отсутствии разрешения правообладателя, то есть незаконное использование.

О недопустимости «паразитарной конкуренции» сказано в типовых положениях о защите от недобросовестной конкуренции Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) от 1997 года. В документе отмечается, что если известный товарный знак используется не его владельцем, а другим лицом и даже для других товаров, то все равно такое использование имеет отношение к конкуренции. Это связано с тем, что лицо, использующее такой знак, получает преимущество перед теми, кто предлагает свои товары или услуги под собственными менее известными марками.

Товарные знаки компаний мирового уровня легко узнаваемы (некоторые из них квалифицированы в России как общеизвестные, например, Coca-Cola, Nike, Disney, Intel, Nestle и другие). Пока их использование защищено регистрацией в Роспатенте или ВОИС, вероятность регистрации «клонов» ничтожна. Следует отметить, что попытка зарегистрировать похожий на эмблему «Макдональдс» товарный знак «Дядя Ваня» была скорее PR-акцией, и когда бурное общественное обсуждение состоялось, заявка была отозвана. Позиция Роспатента, касающаяся подобного «паразитического маркетинга», также опубликована на сайте ведомства и до настоящего времени не изменилась.

Но как быть, если нельзя, но очень хочется?

В определенных случаях возможна регистрация аналогичных названий по «незащищенным» классам товаров или услуг. Это когда торговую марку, зарекомендовавшую себя, например, на рынке одежды, используют на других рынках без согласия владельца товарного знака.

Кроме этого, возможно разделение регистрации торговых марок и отдельное копирование дизайна без связи с защищенными патентами наименованиями. Например, регистрации юридического лица с наименованием «Абибас» в России ничего не препятствует. Регистрация фирменного наименования «Алея» в желто-синей айдентике по классу товаров или услуг, которые не защищены регистрацией, теоретически также возможна.

Основные мотивы предпринимателей — сэкономить на маркетинге, поскольку узнаваемые бренды быстрее привлекают клиентов. В отдельных случаях регистрация «спорных» товарных знаков не связана с желанием запуска реального бизнес-проекта. Основной расчет в данном случае делается на потенциальные правовые споры, последующую перепродажу брендов или получение компенсации. Реальное использование таких товарных знаков, скорей всего, для бизнеса обернется негативными последствиями. На сегодня практически нет успешных кейсов построения брендов на основе уже существующих товарных знаков. Такой подход всегда вызывает настороженность предпринимателей и разочарование клиентов. Контрагенты предпочтут избегать партнерства с компанией, которая фактически выдает себя за другую или использует методы недобросовестной конкуренции. Клиенты же, вольно или невольно, будут сравнивать «настоящий» бренд и «клон». Любой факт такого сравнения не идет на пользу «клону», тем более если на российский рынок все-таки вернутся иностранные бренды.

Новые возможности для юристов — риски для предпринимателей-паразитов

В правовой плоскости регистрация «нового» бренда открывает широкие возможности для работы юристов. Среди потенциальных проблем предпринимателя — жалобы от потребителей за обман. Кроме того, правообладатели ранее зарегистрированного торгового знака вправе подать жалобу в ФАС за нарушение антимонопольного законодательства.

Как бороться с интеллектуальными паразитами и защитить свои активы

Нарушение прав на средства индивидуализации позволяет использовать возможности блокировки ресурсов на основе обращений в Роскомнадзор. Роскомнадзор же вправе заблокировать ресурс на основании определения суда о принятии обеспечительных мер (пункт 2 части 5 статьи 15.1 149-ФЗ). В доменной зоне.RU и.РФ фишинг является основанием для разделегирования домена, в результате чего сайт перестает работать. Разделегирование произойдет, если правообладатель обратится в компетентную организацию, указанную в перечне не сайте доменныйпатруль.рф.

Кроме этого, даже в случае ухода компании с рынка и при действующем товарном знаке, правообладатель может обратиться в суд в случае незаконного использования его или сходного с ним товарного знака. Помимо запрета на использование товарного знака, истец вправе потребовать возмещения ущерба и назначения штрафа. Иногда размер компенсации даже может быть сопоставим с общим объемом выручки от продажи товаров или услуг под «новым» товарным знаком.

Однако сегодня данное утверждение уже не так однозначно. Так, 3 марта 2022 года арбитражный суд Кировской области отказал истцу, поскольку компания была зарегистрирована в «недружественном» государстве. Суд посчитал, что действия истца являются злоупотреблением правом, учитывая санкции в отношении РФ и британскую регистрацию компании. В юридическом сообществе это решение восприняли как казусное, но в современных условиях оно может и превратиться в практику.

А как за рубежом?

Впрочем, и за рубежом суды не сформировали единого подхода в отношении использования сходных наименований. Так, в 1996 году в Великобритании McDonald's удалось предотвратить регистрацию товарного знака «McIndians». Хотя заявитель продавал индийскую еду, в меню также были позиции (например, картофель фри и гамбургеры), которые напоминали блюда из меню McDonald's. При этом в 2001 году McDonald's потерпела неудачу в попытке получить эксклюзивность на другое схожее торговое название «McChina», поскольку ресторан предлагал только китайские блюда. Высокий суд Англии и Уэльса отказал в удовлетворении иска. В 2009 году малазийская сеть ресторанов выиграла право на использование названия «McCurry» после судебного разбирательства, длившегося восемь лет. Малайский Апелляционный суд отметил, что в ресторане McCurry подают блюда малайской и индийской кухни, которые разительно отличаются от блюд McDonald's. В 2019 году McDonald's проиграл спор за торговый знак Big Mac в Европе. Ведомство по интеллектуальной собственности Европы приняло решение в пользу ирландской сети ресторанов Supermac's, тем самым ограничив торговый знак McDonald's на гамбургеры Big Mac в ЕС. Причиной решения стало то, что McDonald's не использовал торговый знак в соответствии с законодательством Европы.

В то же время, если известные компании и бренды покидают российский рынок, встает справедливый вопрос сохранения для граждан доступа к привычным товарам. Так, правительство России ответило на этот вызов утверждением перечня товаров, разрешенных к параллельному импорту при ввозе на территорию РФ. То есть у предпринимателей появилась возможность ввозить товары известных брендов независимо от наличия или отсутствия на российском рынке официального представителя. Помимо прочего в перечень включены телефоны, часы и наушники Apple, товары компаний Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, Huawei, Lenovo, большинство автомобильных марок.

Параллельный импорт допускается и за рубежом. В 2013 году Верховный суд США разрешил импорт и перепродажу многих категорий товаров, основываясь на применимости доктрины первой продажи. Евросоюз также допускает параллельный импорт, но связывает его с принципом регионального исчерпания права: если товар на европейский рынок выпускает сам правообладатель, то такие товары свободны к обращению на всей территории Европы.

Несмотря на международный опыт, последствия введения параллельного импорта, его влияние на оборот контрафактной продукции, появление новых правовых споров и прецедентов еще предстоит оценить.

Об авторе: Борис Едидин, к.ю.н., заместитель председателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.

Оригинал материала